TRF-2: documento interno pode contestar patente de ex-funcionário

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu que um documento interno não publicado formalmente pode integrar o estado da técnica e servir como prova para contestar a validade de uma patente, desde que o terceiro detentor da patente tenha tido acesso ao documento e conhecimento de seu conteúdo — reafirmando importante limite ao direito de patentear quando há apropriação indevida de tecnologia conhecida internamente.

Contexto

A controvérsia coloca em tensão dois princípios clássicos da propriedade intelectual: de um lado, o reconhecimento do direito temporário do inventor (artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal) e a segurança jurídica que as patentes oferecem; de outro, a proteção contra a apropriação indevida de conhecimento desenvolvido no seio de uma relação de trabalho, onde há assimetria de informação e confiança.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) define estado da técnica como aquilo que se tornou acessível ao público antes da data de depósito do pedido, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (artigo 11, LPI). Historicamente, os tribunais vinham interpretando essa noção de forma mais restritiva: apenas documentos publicados, depositados ou utilizados publicamente constituiriam estado da técnica. A inovação da decisão reside em ampliar essa interpretação para abarcar conhecimento interno que, embora não publicado formalmente, era acessível e conhecido por profissionais no ambiente corporativo.

Esse entendimento resolve um vácuo prático relevante: um ex-funcionário que acessa e compreende uma técnica no dia a dia da fábrica poderia, formalmente, reivindicar exclusividade sobre ela por meio de uma patente, desde que não houvesse prova documental de publicidade externa. A decisão reconhece que essa lacuna incentiva comportamento desleal e prejudica justamente as empresas que desenvolvem internamente, sem sigilo absoluto mas sem divulgação pública.

O que foi decidido

O tribunal acolheu o agrago da empresa e determinou que o boletim interno de 1990 — um registro de controle de produção da fábrica — fosse considerado como prova válida para tentar anular a patente obtida pelo ex-colaborador. A primeira instância havia rejeitado essa prova com base em parecer pericial que questionava a autenticidade e relevância do documento por ser preenchido manualmente e não publicado.

O relator, desembargador Marcello Ferreira de Souza Granado, inverteu essa lógica: reconheceu que a noção de "acessível ao público" (estado da técnica) deve ser interpretada de forma ampla e materialmente justa, considerando não apenas o aspecto formal de publicação, mas o contexto real de acesso e conhecimento. O colegiado enfatizou que o próprio perito admitiu que o boletim antecipava o uso da invenção reivindicada — prova suficiente para configurar anterioridade.

A decisão também aplicou a proteção da boa-fé e lealdade nas relações jurídicas (artigo 422 do Código Civil) como filtro interpretativo. Na prática, a turma afirmou que a defesa constitucional do inventor (artigo 5º, XXIX) se destina à inovação genuína, não à apropriação indevida de conhecimento já existente e internamente conhecido.

Além disso, o tribunal reconheceu a possibilidade de agravo fora do rol do Código de Processo Civil com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), dado o risco de inutilidade da ação se o prazo prescricional da patente transcorresse.

Base normativa e precedentes

• Art. 11, Lei 9.279/1996 (LPI) — Define estado da técnica como tudo que se tornou acessível ao público antes da data de depósito, por qualquer meio, no Brasil ou exterior. A decisão amplia a interpretação do termo "acessível" para incluir conhecimento interno conhecido e praticado por terceiros.

• Art. 5º, inciso XXIX, CF/88 — Assegura aos autores privilégio temporário para utilização de inventos. O tribunal reafirmou que essa proteção visa incentivar inovação genuína, não a apropriação indevida.

• Art. 422, Código Civil (Lei 10.406/2002) — Impõe dever de boa-fé e lealdade nas relações contratuais. A turma invocou essa norma para fundamentar a interpretação da LPI de forma a coibir comportamentos desleais de apropriação de conhecimento corporativo.

• Tema 988, STJ — Jurisprudência sobre taxatividade mitigada do agravo de instrumento, permitindo agravo fora do rol do CPC quando houver urgência comprovada por risco de inutilidade da decisão final.

• Artigo 6º, LPI — Quanto aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), a presença de conhecimento anterior integrado ao estado da técnica desqualifica o requisito de novidade e atividade inventiva.

Impacto prático

Para empresas que desenvolvem tecnologia internamente, a decisão oferece proteção relevante contra comportamento oportunista de ex-funcionários. Documentos internos — boletins, relatórios de produção, procedimentos operacionais, até mesmo e-mails — podem agora fundamentar uma contestação de patente, desde que demonstrem que a técnica era conhecida e utilizada antes do depósito.

Para profissionais e ex-funcionários que buscam patentear invenções, a sentença sinaliza que o conhecimento adquirido no ambiente corporativo não pode ser transformado em propriedade intelectual exclusiva de forma rápida ou desatenta. O ônus de provar que a técnica é realmente inovadora (e não simplesmente conhecida internamente) aumenta.

Para advogados em propriedade intelectual, a decisão alarga o escopo probatório em contencioso de patentes: não é mais necessário apenas publicações acadêmicas ou registros públicos para configurar estado da técnica. Documentação corporativa ganha relevância jurídica, ainda que interna.

As consequências práticas incluem:

• Reavaliação de patentes: Titulares de patentes obtidas por ex-funcionários podem enfrentar ações anulatórias com maior facilidade.
• Políticas corporativas: Empresas devem documentar melhor o desenvolvimento tecnológico interno e o conhecimento técnico compartilhado com funcionários — isso se torna prova forte em disputa futura.
• Contratação e desligamento: Cláusulas de não-divulgação e acordos de propriedade intelectual ganham importância estratégica na formalização de quem desenvolveu o quê.

O que observar

A decisão deixa abertos alguns pontos técnicos relevantes:

1. Grau de publicidade exigido: A turma não estabeleceu critério preciso de quantos funcionários precisam conhecer a técnica ou por quanto tempo ela precisa estar em uso interno para integrar definitivamente o estado da técnica. Futuras decisões podem refinar esse limiar.

2. Documento frágil como prova: A defesa do ex-funcionário argumentou sobre fragilidades do boletim (preenchimento manual, falta de formalização). O tribunal rejeitou esse argumento ao considerar o contexto tecnológico da época (1990). Mas em contextos mais modernos, com maior disponibilidade de sistemas digitais, a fragilidade documental pode ganhar peso diferente.

3. Recursos cabíveis: A decisão foi proferida em sede de agravo, não em sentença final. O feito retornará à primeira instância para análise de mérito completo, onde ainda será discutida a anulação efetiva da patente. Caberá recurso especial ao STJ (Se questionarem matéria infraconstitucional) ou recurso extraordinário ao STF (se houver questão constitucional).

4. Modulação de efeitos: Patentes já concedidas e exploradas comercialmente podem se ver ameaçadas retroativamente por essa interpretação mais ampla. Eventual modulação de efeitos pelo tribunal poderia limitar a aplicação da tese apenas a patentes futuras ou a processos já iniciados.

5. Contencioso internacional: Como a LPI menciona estado da técnica por "qualquer outro meio no Brasil ou no exterior", essa decisão pode impactar pleitos envolvendo documentação estrangeira, especialmente quando há funcionários que circulam entre filiais ou quando a tecnologia é desenvolvida em contexto multinacional.

Advogados que atuam em propriedade intelectual devem atualizar suas estratégias de defesa em ações de nulidade de patentes, privilegiando prova de conhecimento anterior por qualquer meio, não apenas documentação pública formal.