Como a due diligence define o valor jurídico de uma marca nas operações

A marca só alcança valor econômico realizável quando seu reconhecimento de mercado se apoia em direitos registralmente ordenados, defendíveis e coerentes com a atividade geradora de receita. Especialistas do AC Marcas destacam que, em operações de investimento, aquisição, franquia ou licenciamento, a avaliação jurídica (due diligence marcária) precisa transformar atributos mercadológicos em certezas legais que possam ser transferidas, licenciadas e asseguradas contra terceiros.

Contexto

Marcas são ativos intangíveis cuja valoração econômica decorre não apenas da reputação, mas da possibilidade concreta de exercício de monopólio de uso e de proteção contra concorrentes. A controvérsia recorrente nas operações empresariais é a desconexão entre a marca tal como explorada no mercado e o direito formal que a sustenta no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Essa lacuna produz riscos transacionais: disputas sobre titularidade, limitações de escopo, ações de nulidade ou caducidade, e dificuldades para defesa ou monetização via licenciamentos ou cessões. No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) regula registro, cessão, anotação e manutenção dos direitos marcários, e a jurisprudência tem reiterado que anotações e publicações no INPI são essenciais para eficácia frente a terceiros.

A importância prática dessa disciplina se acentua em contextos de M&A e de atração de capital: investidores ponderam não só goodwill, mas a previsibilidade jurídica que sustenta projeções de receita e sinergias. Para advogados e profissionais de propriedade industrial, compreender como cada risco afeta o preço, as cláusulas contratuais e as garantias é crucial para estruturar negócios e mitigar passivos.

O que foi decidido

Não se trata de uma decisão judicial específica, mas de uma orientação técnica consolidada por especialistas e por precedentes como o julgamento do STJ relativo ao REsp 1.761.023/SP, que reafirma a importância da anotação e publicação das cessões no INPI para produção de efeitos contra terceiros. A tese central é que o certificado expedido pelo INPI é o ponto de partida da análise, mas não basta: a valoração jurídica exige exame da cadeia dominial, do escopo registrado, da efetiva exploração e dos contratos que disciplinam uso e transferência.

Os fundamentos práticos destacados são:

• A propriedade nasce com o registro valido, porém sua eficácia frente a terceiros depende da anotação/publicação das transferências.
• Escopo material do registro (produtos/serviços especificados) deve corresponder ao negócio que gera receita; classes isoladas não bastam.
• A manutenção formal (prorrogações) exige prova de uso para evitar procedimentos de caducidade, conforme prazos legais.
• Contratos de cessão, licença e franquia precisam detalhar exclusividade, território, controle de qualidade e mecanismos de defesa para que sustentem o valuation.

Base normativa e precedentes

• Art. 129, Lei 9.279/1996 — estabelece que a propriedade da marca nasce com o registro validamente expedido pelo INPI, ressalvando direito de precedência do usuário de boa-fé.
• Art. 130, Lei 9.279/1996 — assegura ao titular o direito de ceder, licenciar e proteger a integridade e a reputação da marca.
• Art. 133, Lei 9.279/1996 — disciplina a vigência do registro por dez anos e a possibilidade de prorrogações sucessivas.
• Art. 137, Lei 9.279/1996 — prevê anotação de cessões, limitações e ônus no INPI, com efeitos perante terceiros após publicação.
• Arts. 143 e 144, Lei 9.279/1996 — regulam a caducidade por falta de uso, com possibilidade de requerimento por terceiros.
• Precedente: REsp 1.761.023/SP (STJ) — aplicou a regra de que a ausência de anotação da cessão no INPI pode tornar a transferência ineficaz ante terceiros, permitindo penhora sobre o registro em nome do antigo titular.

Impacto prático

• Para advogados de M&A e compliance: exige-se cláusulas de condição precedentes e representações robustas sobre titularidade, além de mecanismos de retenção de preço ou escrow até regularização registral.
• Para vendedores e titulares: indica a necessidade de preparar cadeia dominial documentada, com contratos de cessão formalmente anotados e processos de regularização no INPI antes da efetivação do negócio.
• Para investidores e adquirentes: avisa que uma carteira de marcas sem provas organizadas de uso implica risco de caducidade e menor previsibilidade das receitas licitas; o valuation deve descontar essa incerteza.
• Para franquias e licenciadores: contratos devem prever controles de qualidade e poderes de defesa do titular; sem esses instrumentos, a monetização do ativo pode ficar comprometida.
• Para profissionais de propriedade industrial: aponta prioridades na due diligence: verificar registros, publicações de transferências, coincidência entre portfólio registrado e canais/receptores de receita, existência de ônus e contencioso pendente.

O que observar

• Regularização registral antes do fechamento: a ausência de anotação de cessões no INPI é frequentemente tratada como condição suspensiva; a anotação e a publicação reduzem risco de ataque por credores ou execuções contra o antigo titular.
• Correspondência entre escopo e exploração: empresas que expandem produtos, canais digitais ou modelos de assinatura sem atualizar os pedidos correm o risco de proteção insuficiente.
• Provas de uso organizadas: notas fiscais, campanhas datadas, embalagens e contratos digitais são essenciais para afastar pedidos de caducidade após cinco anos de concessão.
• Estrutura contratual: negociar garantias específicas (indemnities), retenções de preço, cláusulas de cooperação para regularização e mecanismos de defesa convergentes (obrigações de assistência na litigação).
• Recursos e modulação: em litígios, a questão da eficácia frente a terceiros tende a ser decidida com base na publicação/registro no INPI; para ativos complexos em carteiras, avaliar a possibilidade de medidas cautelares para preservação do goodwill.

Conclusão prática: para transformar reconhecimento de mercado em valor jurídico realizável é necessária uma arquitetura integrada — titularidade clara e publicada, escopo compatível com a atividade, contratos que traduzam direitos e deveres e prova robusta de uso. A due diligence marcária deixa de ser um checklist técnico e passa a ser instrumento decisivo na precificação do risco e na estruturação dos remédios contratuais em toda operação que envolva ativos de marca.