STJ confirma extinção de marca por perda de prazo renovação

A 4ª Turma do STJ confirmou, por unanimidade, que a titular de registro marcário não pode utilizar a pendência de procedimento administrativo de caducidade como justificativa para deixar de cumprir a obrigação legal de renovação do registro dentro dos prazos estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O colegiado validou, como consequência, o registro posterior de marca semelhante pela Michelin, afastando qualquer direito residual da empresa originária sobre a marca Profile.

Contexto

O conflito que chegou ao STJ reflete uma tensão comum na administração de ativos de propriedade intelectual: a convivência entre procedimentos de invalidação (como a caducidade por desuso) e as obrigações periódicas de manutenção do registro. A marca Profile havia sido concedida ao INPI em 1998 à empresa IMT. Quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial iniciou procedimento declaratório de caducidade sob alegação de falta de uso, a IMT recorreu e obteve a reversão dessa decisão administrativa. Contudo, nesse intervalo processual, a empresa deixou de efetuar o pedido de renovação e não pagou as taxas exigidas para a prorrogação do registro.

O INPI subsequentemente declarou extinto o registro e concedeu à Michelin o direito sobre a marca Profiler. A IMT então ajuizou ação judicial para anular esses atos, argumentando que a existência de recurso pendente contra a decisão de caducidade criava uma situação de paralisia que justificaria a não-renovação. Essa tese encontrou precedente em interpretações menos rigorosas da lei marcária, que poderiam considerar injusto exigir cumprimento de obrigação sobre um direito teoricamente questionado pela própria administração.

A controvérsia repousava sobre a questão: o recurso de caducidade suspende as obrigações acessórias do titular marcário, ou elas subsistem independentemente do resultado daquele procedimento?

O que foi decidido

O relator, Ministro Raul Araújo, conduziu o voto da maioria a favor do desprovimento do agravo interno. A turma estabeleceu que a mera existência de procedimento de caducidade em trâmite não configura justa causa para o inadimplemento das obrigações de renovação. O fundamento central repousou na análise do efeito suspensivo que naturalmente acompanha os recursos administrativos na propriedade industrial: embora o recurso tenha suspenso a eficácia da decisão de caducidade, mantendo o registro plenamente vigente durante toda a tramitação, essa manutenção jurídica não eliminou a exigência de cumprimento das obrigações periódicas decorrentes do registro.

O relator ressaltou que, se a IMT tinha real interesse em preservar seus direitos, era seu dever tomar as providências necessárias para a renovação nos prazos ordinário e extraordinário previstos na Lei 9.279/1996. O tribunal entendeu que a pendência do procedimento de caducidade não constitui evento imprevisível ou alheio à vontade da parte, critérios que a lei exige para o reconhecimento de justa causa que justifique a inobservância de prazos. Por isso, a decisão do INPI de extinção do registro pela falta de renovação foi considerada legítima, bem como o posterior registro de marca semelhante pela Michelin.

Base normativa e precedentes

• Arts. 133 a 139, Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) — Disciplinam o registro, renovação e manutenção de marcas, estabelecendo prazos ordinários (dez anos após concessão) e extraordinários (seis meses após término do prazo ordinário) para requerimento de prorrogação.

• Art. 208 e seguintes, Lei 9.279/1996 — Tratam do procedimento de caducidade por desuso ou falta de uso da marca, permitindo à administração (INPI) declarar a extinção quando não há exploração ou uso legítimo.

• Jurisprudência consolidada do STJ — O tribunal históricamente rejeita interpretações que, sob o argumento de paralisia administrativa, dispensem o cumprimento de obrigações acessórias. A lógica: recurso suspensivo não extingue obrigações, apenas suspende efeitos.

• Princípio da lealdade processual e da boa-fé objetiva — Embasam a exigência de cumprimento de deveres mesmo durante litígios, evitando que a parte se beneficie de sua própria inércia.

Impacto prático

Para proprietários e gestores de portfólios marcários:

• Necessidade de implementar rotinas rígidas de monitoramento de prazos de renovação, independentemente de procedimentos paralelos (caducidade, nulidade, invalidação).
• Risco de perda total de direitos marcários caso haja falha no controle de prazos, sem margem para argumentação de "justa causa" derivada de procedimentos administrativos em trâmite.
• A decisão reforça que o efeito suspensivo de um recurso de caducidade apenas suspende a execução daquela decisão, não as obrigações do registro.

Para advogados especializados em propriedade intelectual:

• Obrigação de alertar clientes sobre a dupla agenda: monitoramento simultâneo de procedimentos defensivos (recursos de caducidade) e obrigações ofensivas (renovação de prazo).
• Impossibilidade de usar o argumento de "procedimento paralelo em curso" como defesa em ações administrativas de extinção por falta de renovação.
• Recomendação de protocolizar pedidos de renovação mesmo antes da conclusão de recurso de caducidade, como medida precaucional.

Para concorrentes e terceiros:

• A decisão facilita o acesso a marcas semelhantes quando há negligência do titular original, desde que observados os prazos legais.
• Reduz litígios posteriores baseados em alegações de "direito remanescente" de proprietários que deixaram registros caducarem.

O que observar

Questões em aberto: A decisão não aborda cenários de força maior extrema (catástrofes naturais, calamidades públicas que tornassem impossível o acesso ao INPI) ou casos de má conduta administrativa (publicações inadequadas em órgão oficial). Se tais situações ocorressem, poderiam gerar novo julgamento com resultado diverso.

Próximos passos: A decisão é marcadamente consolidadora de jurisprudência, com baixíssima probabilidade de revisão por embargos de declaração ou recurso extraordinário. Portanto, vale como orientação forte para o INPI em futuras análises.

Atenção profissional: Advogados que representam titulares de marcas devem, doravante, estruturar suas defesas em caducidade sem depositar esperança em suspensão de obrigações acessórias. A estratégia deve focar em demonstração de uso efetivo (para desconstituir a caducidade) ou em negociação com terceiros interessados, não em atraso de renovação.

Precedente relacionado: REsp 1.878.735 (este julgado) será citado como precedente vinculante em consultas administrativas ao INPI e em future decisões de tribunais inferiores sobre colisão entre procedimentos de invalidação e obrigações periódicas em propriedade intelectual.