TJSP: elementos funcionais afastam violação de trade dress em válvulas

O tribunal paulista manteve decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de cópia de trade dress por empresa estrangeira em face de concorrente que comercializa válvulas cardíacas transcateter. A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial entendeu que a semelhança entre os dispositivos decorre de exigências funcionais e de desempenho clínico, de modo que não há distintividade apta a sustentar tutela por trade dress, cabendo tutela pela via da patente, quando cabível.

Contexto

A controvérsia insere-se no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, em especial na delimitação do alcance do chamado trade dress — o conjunto-imagem que identifica um produto no mercado — quando aplicado a bens industriais de caráter técnico e utilitário. A jurisprudência brasileira, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou que a análise de trade dress costuma depender fortemente de prova pericial técnica, porque envolve exame da função dos elementos visuais e da percepção do público.

No setor de tecnologias médicas, essa tensão é aguda: muitos elementos formais de um dispositivo médico resultam de requisitos clínicos, de segurança ou de compatibilidade com procedimentos padronizados. Por isso, admitir proteção de trade dress sobre características estritamente funcionais pode conferir monopólio indevido sobre solução técnica que, em regra, é objeto de patenteabilidade — instituto disciplinado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). A decisão do TJSP esclarece esse ponto no contexto de válvulas cardíacas transcateter, cujo público consumidor é altamente especializado (médicos cardiologistas e equipes hospitalares).

O que foi decidido

A câmara confirmou a sentença de primeiro grau que, com base em laudo pericial e em teste 360º, concluiu pela ausência de violação de trade dress e de concorrência desleal. O fundamento central foi duplo: (i) os elementos em comum entre os produtos são necessários ao funcionamento clínico e ao desempenho das válvulas, de modo que carecem de distintividade própria, e (ii) o público relevante é composto por profissionais especializados, reduzindo ou eliminando a possibilidade de confusão ou indução ao erro.

O colegiado também ressaltou que a proteção de características de natureza funcional não se obtém por meio do trade dress, mas, quando apropriado, por registro de patente. Assim, eventual responsabilização por reprodução de solução funcional dependeria de análise de titularidade e validade de patente, e não da tutela da imagem do produto.

Adicionalmente, o tribunal considerou que não houve prova de que a entrada da concorrente no mercado tivesse por objetivo se apropriar indevidamente de reputação alheia; a adoção de forma ou arranjo comum não é, por si só, indicativa de má-fé quando tais elementos decorrem de exigências técnicas.

Base normativa e precedentes

• Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) — disciplina patentes e marcas, distinguindo proteção técnica (patente) da proteção distintiva/identificadora (marca/trade dress).
• Código de Processo Civil, arts. 464-480 — regramento sobre prova pericial como meio de prova técnico-científico, que fundamenta avaliações técnicas em litígios de natureza tecnológica.
• Lei 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), art. 4º — regime de atuação médica, invocado pela Corte para explicar que pedido de marca por médico seguido de aquisição administrativa diversa pode configurar infração de conduta profissional, não hipótese de confusão de mercado.
• Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — orientação favorável à centralidade da prova pericial na verificação de trade dress em casos técnicos; a jurisprudência consolidada do tribunal serve como referência para avaliação probatória.

Impacto prático

• Para fabricantes de dispositivos médicos: reforça-se que a proteção de aspectos técnicos passa pelo sistema de patentes; estratégias puramente baseadas em trade dress têm alcance limitado quando os elementos revendicados são funcionais.
• Para advogados de propriedade intelectual: decisões com ênfase pericial indicam que a prova técnica detalhada é decisiva; é essencial demonstrar distintividade não funcional e, se possível, apresentar pesquisas de mercado voltadas ao público leigo quando aplicável.
• Para litigantes e departamentos jurídicos: atenções redobradas na estratégia de prova — laudo técnico e testes de percepção (quando o público-alvo for amplo) costumam ser mais determinantes que alegações genéricas sobre confusão.
• Para concorrentes novos no mercado: ingresso com soluções técnicas semelhantes não acarreta automaticamente responsabilidade por trade dress, desde que haja justificativa funcional e ausência de demonstração de má-fé ou de esforços para se aproveitar indevidamente da reputação alheia.

O que observar

• Limite entre funcionalidade e distintividade: permanece uma fronteira factual e casuística. Em casos futuros, a amplitude da perícia técnica e o tipo de teste de percepção (público especializado versus consumidor final) serão fatores decisivos.
• Recurso e modulação: cabíveis recursos conforme o ordenamento processual; se a questão ganhar repercussão sistemática, pode haver pedido de uniformização em instâncias superiores sobre critérios probatórios em trade dress versus patente.
• Risco de fragmentação de teses: decisões nesse sentido tendem a preservar competição tecnológica, mas também podem gerar litígios separados sobre validade e infração de patentes, multiplicando disputas judiciais e administrativas (INPI) simultâneas.
• Cuidados processuais: advogados devem evitar argumentos genéricos sobre confusão e priorizar demonstrações empíricas da distintividade, além de avaliar proteção complementar (design registrável, segredo industrial, marca tridimensional quando não funcional).

Em síntese, o acórdão do TJSP reafirma compreensão técnica de que o trade dress não deve servir para estender monopólios a características de natureza funcional, direcionando a proteção efetiva para o regime patentário quando a matéria envolver solução técnica.