TRF-2 admite registro de marca genérica quando conjunto é distintivo

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região autorizou o registro, no INPI, de uma marca mista cujo componente nominativo é genérico, decidindo que o conjunto gráfico e nominativo, quando dotado de suficientes elementos distintivos, legitima a proteção. A decisão reformou o indeferimento administrativo e a sentença de primeiro grau, com efeitos imediatos para o depósito em questão.

Contexto

A controvérsia insere-se na clássica colisão entre a proibição de registro de sinais genéricos prevista na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 — LPI) e a possibilidade de proteção quando o sinal genérico aparece integrado a elementos que conferem distintividade ao conjunto. O art. 124 da LPI elenca sinais considerados desprovidos de distintividade, em especial o inciso VI que veda, em regra, o registro de indicações genéricas. Entretanto, a própria redação da LPI admite interpretação casuística: componentes nominativos de baixa força distintiva podem ser sobrepujados por outros elementos do sinal que, em conjunto, cumpram a função de identificar origem empresarial.

No plano prático, o INPI costuma indeferir registros quando o termo nominativo descreve o produto ou serviço ou é de uso comum no ramo. Já as decisões judiciais, especialmente em grau de recurso, têm oscilado conforme a avaliação do efeito distintivo alcançado pela composição gráfica, estilização ou elementos figurativos que acompanham o nome. A divergência em tribunais semana é frequentemente sobre a extensão da discricionariedade probatória do juiz e até que ponto o Tribunal pode analisar fatos e provas de apreciação técnica — tema sensível à Súmula 7 do STJ sobre reexame de prova.

O que foi decidido

A turma conheceu do pedido da empresa do ramo de venda de pneus e, por maioria, concedeu o registro da marca mista. O acórdão assentou que, embora o elemento nominativo, isoladamente, possa ser genérico e, portanto, tenso com o art. 124, VI, da LPI, o conjunto depositado apresenta imagem estilizada e composição gráfica própria que alteram a percepção do consumidor e funcionam como indicativo de origem.

O voto vencedor destacou que a impressão visual global — resultante da tipografia, traços e logotipo — é apta a individualizar a marca na memória do público relevante, tornando-a dotada de suficiente distintividade. Houve, portanto, um juízo de congruência entre os elementos nominativos e figurativos que justificou a concessão do registro administrativo impugnado. O relator divergente manifestou preocupação com o risco de enfraquecimento do princípio de não monopólio sobre termos genéricos, mas foi vencido pela tese da distintividade do conjunto.

Além disso, a turma rejeitou o recurso interposto pelo INPI ao TRF-2, por entender que a matéria decidida envolveu essencialmente valoração probatória e análise fática do conjunto marcário — hipótese em que, conforme apontado pelo vice‑presidente do Tribunal, não cabe reforma via recurso especial por afrontar a Súmula 7 do STJ.

Base normativa e precedentes

• Art. 124, I a VIII, LPI (Lei nº 9.279/1996) — enumera sinais que não podem constituir marcas, notadamente sinais genéricos ou indicativos do produto/serviço.
• Art. 122, LPI (Lei nº 9.279/1996) — conceito de marca e previsão de sua função de identificação de origem empresarial.
• Art. 105, III, alínea 'a', CF/88 — competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso especial contra decisões de Tribunais Regionais Federais que contrariem lei federal.
• Súmula 7, STJ — impede o recurso especial quando a questão se reduz ao reexame de prova e da apreciação fática.
• Prática administrativa do INPI — diretrizes habituais sobre distintividade e exame do sinal composto (jurisprudência administrativa e pareceres), embora não seja norma codificada.

Impacto prático

• Para titulares de pedidos no INPI: a decisão reforça que a distintividade pode emergir do todo composto — tipografia, cores e logomarca — e não apenas do elemento nominativo, ampliando as possibilidades de registro de sinais que contenham termos comuns.
• Para o INPI e advogados de marcas: exige maior atenção ao exame global do sinal, com argumentação probatória robusta sobre percepção do consumidor e diferenciação visual; relatórios periciais e pesquisas de mercado podem ganhar importância nos autos.
• Para concorrentes e mercado: abre margem para exercício de direitos por titulares de marcas mistas mesmo quando parte do nome denominal seja de uso corrente, o que pode provocar impugnações administrativas e contestações judiciais voltadas à delimitação do alcance do monopólio.
• Processos em curso: decisões administrativas prévias de indeferimento podem ser revertidas em sede judicial quando demonstrado, nos autos, que o conjunto gera distintividade suficiente; defesa técnica deverá focar em elementos gráficos e na capacidade distintiva global.

O que observar

• Limites da decisão: trata‑se de casuísmo fundado em exame fático do conjunto marcário; não representa alteração legislativa do rol de impedimentos do art. 124 da LPI. Logo, a sustentabilidade em instâncias superiores dependerá da preservação da valoração probatória, não sendo possível extrapolar automaticamente para outros casos.
• Recursos cabíveis: eventual recurso especial ao STJ dependeria de demonstrar contrariedade efetiva à LPI e não mero reexame de provas; a decisão do TRF‑2 já invocou a Súmula 7 para indeferir o recurso do INPI.
• Prova técnica: advogados devem antecipar provas aptas a demonstrar a distintividade do conjunto (laudos, pesquisas de distintividade, uso de mercado) e contrapor a alegação de genericidade do elemento nominativo.
• Risco regulatório: a uniformização da prática dependerá de outras turmas e precedentes superiores; a matéria é sensível à evolução da jurisprudência e à orientação jurisprudencial do INPI.
• Estratégia para empresas: quando o nome for genérico, reforçar o pedido com projeto gráfico e evidências de uso e distintividade; para concorrentes, avaliar possibilidade de oposição administrativa ou ação judicial antes da consolidação do registro.

O que observar