Anulação da marca Xantimax por semelhança com Xantinon no TRF2

A Justiça Federal do Rio de Janeiro anulou o registro da marca Xantimax por entender que há risco de confusão com a marca Xantinon, registrada desde 1943, determinando também a vedação de uso do sinal em produtos, embalagens e publicidade, com multa diária em caso de descumprimento.

Contexto

A disputa envolve dois sinais usados no mercado farmacêutico voltado à saúde hepática: uma marca histórica registrada há décadas por um laboratório e um pedido de registro posterior acolhido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para uma distribuidora. Conflitos desse tipo mobilizam questões centrais do direito marcário: a proteção da distintividade de marcas de fantasia, a avaliação da possibilidade de confusão entre sinais e o papel do INPI na concessão inicial de registros. Historicamente, tribunais brasileiros têm buscado equilibrar a livre iniciativa com a segurança do consumidor e a proteção do patrimônio imaterial das empresas que exploram marcas de longa data. No caso farmacêutico, o risco de confusão ganha gravidade adicional por potencial impacto na saúde e na escolha do usuário.

Há também um ponto processual relevante: a controvérsia teve tutela provisória anteriormente deferida por instância recursal, que suspendeu temporariamente o uso do registro questionado, e a sentença de primeiro grau confirmou a nulidade e impôs obrigações de abstenção e publicação da decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI). A decisão incluiu fixação de multa diária por descumprimento e condenação em custas e honorários advocatícios.

O que foi decidido

A magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação promovida pelo titular anterior da marca, reconhecendo que o sinal recém-registrado reproduz elemento essencial do signo anterior de modo a gerar probabilidade de associação pelo público relevante. A juíza entendeu que a marca mais antiga constitui um sinal de fantasia, isto é, não descreve princípio ativo ou finalidade terapêutica, apresentando, portanto, distintividade própria e merecendo proteção contra sinais posteriores que possam provocar confusão.

No plano decisório concreto, o juízo declarou a nulidade do registro conferido pelo INPI ao sinal impugnado, determinou que o órgão proceda ao cancelamento formal e à publicação da nulidade na RPI, proibiu a utilização do nome em embalagens, anúncios e em qualquer peça comercial referente aos produtos, e fixou multa diária para coerção do cumprimento. Também houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em percentual sobre o valor da causa. A sentença reforçou a eficácia da tutela de urgência já concedida em grau recursal, convertendo a suspensão provisória em provimento definitivo ao menos no juízo de primeiro grau.

Base normativa e precedentes

• Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) — disciplina registro de marcas, hipóteses de nulidade e proteção contra atos de concorrência desleal; estabelece publicação de decisões e cancelamentos na Revista da Propriedade Industrial.
• CPC (Lei 13.105/2015) — prevê mecanismos de tutela de urgência e imposição de medidas coercitivas, como astreintes, e regula recursos cabíveis contra decisões de primeiro grau.
• Princípio da distintividade e proteção do consumidor — fundamentos implícitos no regime marcário que justificam coibir sinais confundíveis, especialmente em produtos farmacêuticos, por risco de erro na escolha do produto.
• Jurisprudência consolidada do tribunal — o entendimento majoritário dos tribunais superiores e das cortes regionais tende a proteger marcas de fantasia que tenham adquirido distintividade e a impedir o registro de sinais que possam gerar associação ou confusão no público relevante.

Impacto prático

• Para detentores de marcas consolidadas: a decisão reafirma que sinais de fantasia com distintividade histórica receberão proteção judicial mesmo frente a registros administrativos posteriores; é um alerta para o uso de medidas judiciais rápidas quando se identifique risco de esvaziamento da distintividade.
• Para quem solicita registros no INPI: demonstra o risco de que um registro administrativo seja posterior e, mesmo concedido, passível de anulação judicial se houver marca anterior protegida e risco de confusão; importância de pesquisas fonéticas e fonológicas e de exames de conflitos prévios.
• Para distribuidores e fabricantes: obrigação imediata de retirar a marca do mercado, promover alterações em embalagens e materiais de marketing, e avaliar riscos de recall ou substituição de estoques; impacto comercial e de imagem.
• Para advogados de propriedade intelectual: necessidade de articular provas sobre o grau de distintividade, a evolução do uso da marca anterior, e a percepção do público-alvo; eficácia de medidas liminares e utilidade de requerer publicações na RPI como forma de materializar a nulidade.

O que observar

• Recursos e estratégia processual: a decisão de primeiro grau está sujeita aos recursos previstos no Código de Processo Civil, com possibilidade de apreciação pelo tribunal regional competente; será estratégico avaliar a conveniência de apelação e, se cabível, posteriores provimentos aos tribunais superiores, observando os requisitos de admissibilidade do recurso especial e extraordinário.
• Modulação de efeitos e tutela provisória: eventual pedido de modulação dos efeitos da sentença (para preservar estoques ou contratos) pode surgir nas instâncias recursais; tribunais podem relativizar efeitos temporais da anulação para mitigar impactos econômicos, dependendo do caso concreto.
• Prova sobre coexistência de sinais: a decisão rejeitou argumento de diluição por uso de radicais semelhantes por terceiros; em recursos futuros, será crucial demonstrar ou refutar a efetiva coexistência no mesmo segmento, com provas de mercado, registros e tempo de uso.
• Atuação do INPI: a sentença impõe cancelamento administrativo; persiste a discussão sobre ônus do exame prévio e eventuais falhas do instituto que deram ensejo ao registro — pontos que podem ser explorados em ações específicas de responsabilização administrativa ou revisão de procedimentos internos.
• Risco para profissionais: advogados devem mapear prazo para cumprimento imediato da ordem judicial e orientar clientes quanto à mitigação de danos, preservação de provas e possíveis compensações; empresas devem rever políticas de due diligence marcária antes de lançar novos sinais no mercado.