TJSP confirma indenização por violação de marca apesar de nulidade de desenho

Decisão direta: A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em parte, a condenação de fabricantes de ferraduras por uso indevido da marca de concorrente, determinando proibição de uso e pagamento de danos morais e materiais; afastou, porém, a condenação relativa à exploração de desenho industrial cujo registro foi declarado nulo pelo INPI.

Contexto

A controvérsia envolve duas frentes de proteção à inovação industrial: o direito marcário e a proteção ao desenho industrial. No Brasil, ambos são disciplinados pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), mas possuem regimes autônomos de tutela e efeitos diferentes em face da nulidade de registros. É recorrente no contencioso empresarial que o titular de marca ou de um desenho industrial busque vedar a utilização por terceiros com fundamento em direitos registrados, ao passo que a anulação administrativa (pelo INPI) pode suscitar alegações de que não haveria direito a ser tutelado. A questão importa porque determina até que ponto a declaração de nulidade de um registro administrativo atenua ou elimina a responsabilidade por práticas configuráveis como violação de marca e concorrência desleal.

Além do debate sobre a eficácia retroativa da declaração de nulidade administrativa, existe o confronto prático entre provas de uso de elementos visuais e a própria titularidade marcária: empresas que dependem de reputação de signo distintivo precisam saber se a proteção subsiste mesmo quando um outro título correlato (desenho) é invalidado.

O que foi decidido

A turma do TJSP, por unanimidade, manteve a condenação dos fabricantes ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 e à apuração de danos materiais em fase de liquidação, além da proibição de utilização da marca da autora. No entanto, o colegiado afastou a condenação relativa à exploração do desenho industrial porque o registro correspondente foi declarado nulo pelo INPI.

O relator destacou que a declaração de nulidade do desenho industrial produz efeitos retroativos, o que impede a configuração de ato ilícito com base naquele título específico — conforme a própria lógica da nulidade administrativa. Em contrapartida, reafirmou que a nulidade do registro de desenho industrial é instrumento jurídico autônomo e não atinge, ipso facto, a proteção conferida à marca. Assim, a prova de violação marcária (uso de nome e elementos visuais vinculados à marca em sites e redes sociais) suficiente nos autos ensejou a condenação por violação de direito marcário, independentemente da anulação do desenho industrial.

Em suma: prevaleceu a separação entre as esferas de proteção — nulidade administrativa do desenho não exime de responsabilização por infração marcária demonstrada nos autos.

Base normativa e precedentes

• Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) — disciplina registro, nulidade e tutela de marcas e desenhos industriais; separa regimes e efeitos jurídicos desses títulos.
• Art. 927, Código Civil (Lei 10.406/2002) — fundamento civil da obrigação de indenizar por ato ilícito, aplicado subsidiariamente nas hipóteses de violação marcária comprovada.
• Jurisprudência consolidada do tribunal — reconhecimento de que nulidade de desenho industrial não alcança automaticamente direitos marcários; proteção da marca quando comprovado uso indevido.
• Princípios processuais gerais (CPC, Lei 13.105/2015) — sobre a necessidade de liquidação para apuração do quantum dos danos materiais e sobre as consequências processuais de decisões administrativas que afetam o objeto litigioso.

Impacto prático

• Para titulares de marca: a decisão reafirma que a perda ou nulidade de outro título (desenho industrial) não elimina a possibilidade de proteção marcária quando houver prova de uso indevido do signo. Empresas devem conservar e apresentar provas robustas do uso e da divulgação da marca (sites, redes sociais, catálogos) para sustentar pedidos de tutela e indenização.
• Para réus/concorrentes: a anulação administrativa de desenho industrial pode neutralizar pretensões específicas relativas àquele registro, mas não impede responsabilização por violação de marca se o uso do signo estiver demonstrado. A estratégia defensiva não pode se limitar à alegação de nulidade administrativa; precisa atacar a prova de uso marcário e demonstrar ausência de risco de confusão ou a licitude do uso.
• Para advogados: enfatiza-se a necessidade de pleitear provas periciais e digitais que comprovem a origem, circulação e alcance do uso do signo, bem como pedir, quando cabível, produção de prova técnica para mensurar danos materiais e morais. Na fase de liquidação, planejamento probatório é crucial.
• Para mercado e concorrência: a decisão preserva a eficácia da proteção marcária contra práticas de aproveitamento indevido de reputação e postula delimitação clara entre direitos correlatos de PI.

O que observar

• Efeitos da retroatividade da nulidade administrativa: embora a turma tenha reconhecido a retroatividade da nulidade do desenho, restou claro que isso não atinge o domínio marcário. Cabe acompanhar eventual recurso das partes para verificar se haverá modulação de efeitos em grau superior.
• Liquidação dos danos materiais: a quantificação poderá demandar perícia contábil detalhada sobre lucros cessantes e eventuais prejuízos, sujeita ao contraditório. Atenção à prova documental digital (prints, registros de e-commerce, métricas de acesso) e à cadeia de responsabilidade por hospedagem e marketplaces.
• Recursos cabíveis: eventual apelação às instâncias superiores deverá discutir a autonomia entre regimes de proteção previstos na Lei 9.279/1996 e a suficiência probatória para configuração da violação marcária; pontos de repercussão poderão envolver interpretação sobre boa-fé e concorrência desleal.
• Risco prático: titulares que confiam apenas em desenhos industriais sem reforço marcário correm risco processual; titulares de marcas sem registro eficiente — ou com registros parciais — devem avaliar portas de proteção complementar (uso continuado, prova de renome).

Conclusão: a decisão do TJSP consolida entendimento pragmático — a invalidação administrativa de um título de propriedade industrial não apaga automaticamente direitos distintos e comprovados, como a proteção contra uso indevido de marca. Para litigantes, a lição é prática: diferenciar teses, organizar provas e preparar a liquidação com foco em perícia robusta.